국제특허분쟁지도란 체계적인 국제 특허분쟁 현황을 파악하고 분쟁을 예측하기 위하여 국가별, 당사자별, 기술분야(IPC)별로 정리한 침해소송 로드맵입니다. ’05년도에는 분쟁이 가장 빈발하는 미국법원에서의 분쟁을 중심으로 작성되었으며, 향후, 이 사업은 대상국가 및 범위를 확대하여 실질적인 국제특허분쟁 조기경보체계를 구축할 수 있도록 확대 운용할 계획입니다.

보다 자세한 내용을 알고자 할 경우에는 분쟁대비 특허정보넷[http://www.patentmap.or.kr]에서 무료 서비스를 시행하고 있으므로 많은 열람바랍니다.

1. 특허분쟁의 환경

최근 미국에서 특허출원과 특허등록 및 특허소송의 건수가 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 지식재산권 관련 소송 중에서도 특허 관련 소송이 두드러지게 증가하고 있다. 이것은 최근 기업의 자산 중에서 무형자산(Intangible assets)이 차지하는 비율이 증가하면서 지식재산권에 대한 기업의 인식과 태도의 변화 때문이다. 또한, 소송기업들은 특허침해에 대해 우선 소송을 제기하고 사후 협상을 진행하는 경향을 띠고 있는데 그 이유는 특허권자에게 유리하고 피고에게 상당한 부담을 주는 미국의 배심원제도, 3배 배상제도 및 막대한 소송비용 등으로 말미암아 재판 전에 조기협상의 기대와 가능성이 높아졌기 때문인 것으로 조사되었다.

2. 특허관할법원

특허법과 관련된 사건은 연방법원, 연방의회에서 제정된 특허법과 관련사건은 연방법원, 특허 실시권 계약의 위반에 관한 사건은 비록 특허와 관련되어 있지만 특허법이 규율하지 않고 주 계약법의 영역으로서 주 법원에서 관할한다. 특허 관련 침해소송 및 손해배상청구 소송의 1심은 연방지방법원이 되며 2심은 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC), 상고심은 연방대법원(U. S. Supreme Court)이 된다. CAFC는 상표를 제외한 특허 관련사건, 국제무역, 관세, 정부계약 및 정부상대의 손해배상과 관련된 사건을 전속 관할하고 있으며, CAFC의 설립으로 인하여 특허소송의 제1심 법원이 어느 곳이든 상관없이 CAFC가 항상 항소법원이 된다. 대법원 상고는 대법원의 재심리 허락을 전제로 하기 때문에 극소수의 사건을 제외하고는 상고심이 받아들여지는 경우는 드물다. 따라서 CAFC의 판결이 사실상 최종적이라고 할 수 있다. 미국의 특허소송은 배심재판(Jury Trial)과 판사에 의한 재판 중 어느 하나로 진행되며, 배심제를 채택하는 것이 원고입장에서 판결에 유리한 것으로 분석되었다. 특허소송 비용은 사건의 복잡성과 소송대리인의 비용에 따라 천차만별이나 특허침해소송을 제기해서 최종판결을 받기까지의 소요된 비용은 통상 200만 달러에 달하는 것으로 나타났으며, 조사대상 연방지방법원의 판결문 분석 결과 평균 소송기간이 약 3년 5개월 정도 소요된 것으로 나타났다. 사건의 복잡성과 법원에 따라 큰 차이를 보이고 있어 정확히 말할 수는 없으나, 통상적으로는 1심의 경우에만 3~4년이 소요되는 것으로 조사되었다.

<표 1> 2004년도 연방지방법원의 특허소송기간

출처: Administrative Office of the U.S. Courts, 2004 Annual Report of the Director, Table C-10

연방지방법원에 제기되는 특허소송 건수는 매년 증가하고 있는 반면 사실심리(trial)를 거쳐 최종판결까지 가는 비율은 오히려 감소하고 있는 추세다. 그 원인으로서 최근 기업들이 특허소송에 대해 적극적인 태도를 보이는 반면, 거액의 소송비용에 대한 부담으로 인하여 공판 전에 협상으로 분쟁을 해결하려는 경향이 있기 때문에 점차로 많은 수의 사건이 공판 전 약식판결(Summary judgement)에 의해서 결정되고 있는 것으로 조사되었다. 이러한 현상을 보이는 가장 결정적인 이유로서 1996년 이래로 활발히 이용되고 있는 마크맨 구두심리(Markman hearing) 절차로 법원은 증거자료와 증언 등에 기초하여 당해 사건의 대상이 되는 특허의 청구범위의 해석을 확정하게 되는데, 이것이 특허침해를 판단함에 있어서의 가장 핵심이 되는 절차로 대부분 침해여부 판단이 가능하기 때문이다.

3. 연방지방법원 특허분쟁 현황

미국 연방지방법원의 경우 특허분쟁에 대한 판결은 2000년까지는 조금씩 감소하는 추세를 보이다가, 2001년 이후 증가되는 현상을 보이고 있으며 조사 기간 중 제소 후 판결까지 평균 소송기간은 3.39년(약 3년 5개월) 정도로 나타났으며, 특허분쟁 판결이 많은 10개 연방지방법원의 평균소송기간은 3.43년(약 3년 5개월)으로, 전체 평균과 별다른 차이점이 없었다. 다만, Central District of California법원의 경우, 소송기간이 2년 11개월로 상대적으로 짧게 나타난 것으로 조사되었다. 지방법원 판례가 많은 10가지 기술 분야의 평균 소송기간을 살펴보면, 의약품의 경우, 소송의 약 65%가량이 3년 내에 종결되는 것으로 나타났으며, 의료기기의 경우는 57%정도로 나타났다. 그 밖에 생활용품 분야의 판결은 3년 내 종결되는 경우가 약 75%정도로 다른 기술/제품 분야 보다 빠르게 판결이 이루어지는 것으로 분석되었으며, 산업분야별로 소송현황은 전기/전자/통신 부문이 전체의 38%를 점유하고 있고, 그 다음이 화학/약품 분야 28%, 기계/금속 분야 22%로 나타나는 것으로 나타났다. 전체 2,061건 중 소송을 제기한 원고의 입장에게 일부승소를 포함하여 유리한 판결을 내린 경우는 전체 소송건의 58.3%이고, 원고가 패소하는 경우는 전체 소송사건 대비 39.3% 이다. 이러한 추세는 매년 유사한 분포를 보이고 있으나 최근에 이르러서는 원고 측에 유리한 판결이 조금씩 증가되는 추세를 보이고 있다.

<그림 1> 전체 산업별 소송 판결현황

4. 연방항소법원 특허분쟁 현황

1995년도 78건의 판결이 이루어진 후 2001년 171건의 판결까지 완만히 증가하는 추세를 이루다가, 최근에 이르러는 130여건에서 150여건에 이르는 사건을 처리하고 있는 것으로 나타났다. 또한 항소심 신청후 판결까지는 평균적으로 2.02(약 2년)년 정도 소요되고 있었다. 전체적으로 항소를 제기한 항소인의 승소율은 25.3% 정도로서 전체건의 약 1/4에 해당하며, 패소하는 경우가 46.3%이고, 항소인에게 일부 유리한 판결을 내리는 경우가 28.4% 정도로 나타나는 추세이며, 이러한 추세는 매년 유사한 분포를 보이고 있으나 최근에 이르러서는 항소인측에 유리한 판결이 조금씩 증가되는 추세를 보이고 있다. 산업분야별로 살펴보면, 전기/전자/통신 부문이 전체의 32.1%를 점유하고 있고, 그 다음이 기계/금속 분야 26.6%, 화학/약품 분야 23.2%로 나타났으며, 기계/금속 분야의 판결건수는 1995년 이후 비교적 일정한 경향을 보이고 있고, 전기/전자/통신 분야의 경우는 1993년 이후부터 급격히 증가되는 제소경향을 보이고 있으며, 화학/약품 분야의 경우는 전기/전자/통신 분야처럼 증가되고는 있으나 완만한 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.  

<그림 2> 전체 산업별 항소심 판결현황

5. ITC분쟁현황

ITC(The U.S. Internatioal Trade Commision: 미국 국제무역위원회)란 불공정 행위에 의한 수입으로 미국 산업에 악영향을 미치는 경우에 이것을 배제하기 위한 규정인 미국 관세법 337조에 의한 수입금지 신청을 받아 결정을 하는 곳이며, 1974년 개정법에서 ITC의 기능과 권한을 대폭 강화하고, 재판과 유사한 행정소송절차로 ITC 자체가 수입배제명령이나 정지 명령을 낼 수 있게 되면서부터 관세법 337조가 현재와 같이 강력해졌으며, 통상 1년 내지 1년 6개월 정도면 결정이 나고 침해결정이 나는 경우 수입 금지를 할 수 있어 미국 이외의 나라의 제품이 미국 특허나 기타의 지식재산권을 침해하는 경우, 신속하고 강력한 효과를 나타내어 그 신청건수는 나날이 증가하고 있는 실정이다. 최종 결정은 통상사건 연방공보의 조사개시 공시일로부터 1년, 복잡한 사건의 경우 18개월 이내에 판결되고, 위원회의 최종결정에 대해 불복할 경우, 지방법원에서와 같이 연방항소법원으로 항소한다. 1973년도 이후부터 2005년도 6월까지 공개된 ITC 결정문 총 448건에 대한 결정문의 동향을 보면 전체적으로 1979년을 기점으로 점진적으로 제소건이 상승하여 1983년도에 55건을 정점으로 하고 있고, 1990년대에는 완만하게 감소하는 추세를 보인 후 2000년대에 접어들면서 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. ITC 판결 총 448건의 결정문 중에서 최종적으로 177건(40%)이 Settlement(화해), 125건(28%)이 Violation Found(침해), 81건(18%)이 No Violation Found(비침해), 29건(6%)이 Complaint Withdrawn(취하), 38건(28%)이 Pending(계류중)상태인 것으로 나타났으며, 지역별 전체 제소동향을 살펴보면, 거의 모든 지역에서 1980년부터 1985년에 이르는 기간 동안에 가장 많은 제소건수를 기록하였으며, 1986년부터 1990년 사이에는 큰 폭으로 제소건수가 감소하다, 2000년도 이후부터 다시 증가추세로 돌아선 것으로 나타났다. 특히, 주요 피제소 지역은 80년대 이후 지속적으로 한국, 일본, 홍콩, 대만이 속해있는 동북아시아이며, 최근 들어 한국과 중국 등 동북아시아 국가들의 경제성장과 함께 지역별 제소 비중이 더더욱 동북아시아로 집중되고 있는 것으로 나타났다. 동북아시아의 제소동향은 1983년을 정점으로 감소추세를 보이다가 최근 들어 점차 증가추세인 것으로 나타났는데 Settlement로 결정된 제소건의 비율이 45%, Violation Found로 결정된 제소건의 비율이 26%, No Violation Found로 결정된 제소건의 비율이 16%로 나타났다. 특히, 한국산 반도체/컴퓨터 분야의 제소현황은 1984년 Lucky Goldstar사에 제소된 소송관련 특허수가 1건 이었으나, 2002년 Samsung의 반도체 소송 관련 특허수는 16건으로, 최근에는 다수의 특허를 소송에 제소하는 경향이 있다. 한국산 반도체/컴퓨터의 수입제품에 대하여, 판결 최종처리는 대부분 화해(Settlement)로 종료되는 것으로 나타났다.

<그림 3> 연도별 전체동향

6. 반도체 관련 소송현황(實例)

반도체 관련 소송은 회로, Package, 제조공정 및 제조장비 등 다양한 기술을 포함하고 있으며, Foundry Service 및 장비 공급 등의 주체가 제3자인 경우가 있어 소송 형태가 복잡한 것이 특징이다. 지방 법원에서는 피고가 승소한 사건이 더 많고 CAFC에서는 비슷한 승소율을 보여주고 있으나 원고가 승소한 경우가 좀 더 많다. 특허침해를 한 피고 입장에서는 1심에서 승소할 확률이 2심에서 보다는 좀더 크기 때문에 1심에서 승소하기 위해 최선을 다하고 2심까지는 가지 않는 전략이 필요하고, 특허권자 입장에서는 지방법원에서 패소하면 특허권 보호 강화를 위해 설립된 CAFC 까지 소송을 계속하는 것이 유리할 수도 있음을 보여 주고 있다.

ꁰ소결

미국에서 반도체관련 소송건은 대부분 미국 업체들이 제기한 것으로 회로 관련 특허 보다는 양산 장비 및 공정 기술 관련 특허 분쟁이 많았으며 주로 아시아 지역 업체들이 피소되는 경우가 많았다. 지방 법원에서의 1심 판결은 피소자가 승소한 경우가 많은데 비해, 연방 항소 법원에서의 2심 판결은 특허권자인 원고가 승소한 경우가 많았으며, 지역별로는 California 지역에서 가장 많은 소송이 제기되었고, 그 다음으로 Virginia, Texas, Delaware주에서 많은 소송이 제기되었다.

ꁰ대응방안

분쟁에 대한 대응방안으로는 공격 대응과 방어 대응이 있는데

공격 대응은 상대 회사를 제소하기 위해서 그 업체가 사용하는 기술을 오랜 기간 주시하면서 목적 지향적인 공격 특허 만들기 전략을 추진해야 하고, 상대 회사가 사용하는 기술을 계속 출원을 통해 추적함으로써 강력한 공격 특허를 만들 수 있는데 이는 출원 기간이 길어지면서 등록 후 Enforce 가능한 권리 기간이 줄어드는 단점이 있으나 최근 특허 기술의 Life Time이 짧아지고 있는 상황하에서는 권리 기간의 단축이 상기 공격 대응 전략을 포기할 만큼 큰 문제는 아닐 것으로 판단된다.

방어 대응에는 비침해 주장(All Element Rule에 의해 제소 제품이 Claim Element중 한 개라도 포함하지 않는 지 여부등), 무효 주장(침해라고 판단되는 특허에 대하여 무효화를 추진해야 한다. 특허 무효화는 특허권자에게는 가장 위협적인 대응 방법), Unenforceability(특허권자가 소송 절차를 위반하거나 불공정 행위 등을 하는 경우에는 그 사안에 대하여 특허권리를 활용할 수 없으므로 이러한 사안이 있는지 검토), 대리인 선임(미국 소송에서는 대리인의 역할이 승패를 좌우한다고 해도 과언이 아니다. 유능한 대리인을 다양한 채널을 통해 발굴하고, 평소에 관계를 유지해 두어야 소송 발생시에 선임하고 싶어도 Conflict of Interest 때문에 선임하지 못하는 문제를 사전에 예방할 수 있다.) 등이 있다.